如何应对美国专利诉讼

当今,经济的全球化使企业甚至无需离开本土,即可同其他国家进行贸易往来。经济全球化为企业走入国际市场提供了便利,同时也带来了一些无法避免的麻烦,例如,不得不对在外国提起的诉讼进行辩护。

  对于中国公司来说,也是如此。随着中、美贸易往来的日益频繁,越来越多中国公司的产品开始进入美国市场,专利纷争也随之增多。由于美国专利诉讼特点与其他任何国家都不同,本文特别介绍了美国专利诉讼中一些非常重要和独特的方面,同时还就如何增加胜诉机率以及如何降低专利诉讼成本,提出了一些建议。

  军队中流传着这样一句谚语:“平时多流汗,战时少流血”。该观点同样适用于美国诉讼。公司可以在诉讼之前,及早采取一些最有效的措施以增加胜诉机会并节省诉讼成本。

  确定在美国是否会被起诉

  当美国法院接到涉及外国公司的诉讼时,常常需要确定他们是否对该外国公司具有管辖权。按照美国专利法,当一家公司在美国制造、使用、许诺销售、销售或进口侵犯美国专利权的产品时,需要承担专利侵权责任。因此,一家在美国拥有生产设备,或派遣销售代表到美国销售产品,或者直接将产品运入美国的中国公司,可以在美国被起诉。

  但事实上,数家美国法院已经允许对未派遣员工到美国或将产品运入美国的外国公司提起诉讼。这是因为美国专利法其中一条规定,可在美国对引诱他人侵犯美国专利权的个人或公司提起诉讼。例如:一家中国集成电路制造商将集成电路销售给一家日本消费电子制造商,该日本制造商将集成电路用于自己的产品数码相机,然后将相机销往世界各地,包括美国。在这种情形下,仅日本相机制造商实施了侵权行为,可能会被集成电路的专利持有人在美国起诉。但是,如果该集成电路的专利持有人自己制造集成电路,并且想将自己的集成电路销售给该日本相机制造商,情形又将会是怎样呢?考虑到该日本相机制造商绝对不可能从一家起诉其侵权的公司购买集成电路,因此,该专利持有人不会对这一潜在客户提起诉讼,而很可能会起诉中国集成电路制造商。

  引诱侵权法为起诉中国集成电路制造商提供了可能的依据。因为,在上述情况下,中国集成电路制造商的行为属于引诱日本相机制造商侵犯他人的专利权。但对于是否可以对中国集成电路制造商提起诉讼,美国法院观点不一。部分法院通过广义解读相关法律,认定只要中国集成电路制造商知道或应该知道其客户(日本相机制造商)将产品销往美国,就应承担责任。但也有一些法院较谨慎,不予追究集成电路制造商的引诱侵权责任,除非它实际上促使其客户在美国销售其产品,比如在美国成立了退货和维修中心,或者专门针对美国的索赔向相机制造商进行补偿。美国法院可能需要数年时间才能对以上情形形成统一的法律规定。

  如何最大限度地降低诉讼风险

  一个最有效的保护自己公司的方法是事先知道专利侵权诉讼有可能来自哪里。最显而易见的潜在诉讼源是公司的竞争对手。因此,研究竞争对手的专利是减少诉讼风险的有效办法。有一些知名的专利持有人,会针对本行业的主要公司,积极地行使其专利权。因此,如果公司的许多竞争对手已经因为出售与其相同的产品而被该专利持有人提起诉讼,那么,该专利持有人很可能也会对您提起诉讼。

  事先知道哪些专利会对公司构成威胁可使公司处于非常有利的地位。首先,公司能够有较充裕的时间进行“专利回避设计”,即重新对产品进行设计,从而减少侵权的可能性。在产品发布前,专利回避设计相对比较容易,尤其是在产品需经设计成为另一家公司产品的组成部分时。

  在公司的产品未发布或刚发布不久同专利持有人协商取得专利许可,可能相对容易一些。因为与为已经打开销售范围的产品支付一笔许可费相比,公司在没有进行任何销售前同专利权人协商取得许可,价格通常更低,也更为容易——如果专利持有人知道该产品是该公司产品线的重要组成部分,可能开价更高,更咄咄逼人。

  最后,如果事先了解哪些专利权人可能会向公司提出权利主张,公司就可以尽早与美国专利律师进行讨论。律师可以对这些专利和公司的产品进行研究,并就这些专利是否对公司构成威胁提出意见,这些意见可在诉讼中起到关键作用。比如,对于起诉你引诱你的客户侵犯专利权的指控,这些意见可以用作一项抗辩(因为引诱侵权法规定,专利持有人应当证明被指控的引诱人有意促使侵权的发生)。外部律师的意见有助于公司避免承担“恶意”侵权的责任。如果被判“恶意”侵权,侵权者可能被判付3倍的损害赔偿金。

  建立自己的专利组合

  专利组合可以为公司提供一个反制专利持有人的潜在手段,尤其是在专利持有人为公司竞争对手的情况下。即便公司没有就竞争对手侵犯了其专利组合中的一项专利反诉,在同竞争对手进行专利交叉许可时,通常也可以协商以更低的费用获得许可。

  制定和落实高效的文件保存政策

  在美国专利诉讼中,任务最繁重、耗资最昂贵的方面即调查取证,除了极少例外情形,公司的对手有权获得其所掌握的全部文件副本,包括公司的诉讼答辩等。每份与被指控产品有关的文件都属于调查取证的范围,如研发、测试、营销以及销售的文件,甚至相关的电子邮件。

  调查取证文件的收集过程极其繁琐,而这些文件又常常在诉讼中起着关键作用。在美国的许多案例中,诉讼当事人因为没有移交全部相关文件或者因为销毁了本不应该销毁的文件而受到了严厉的处罚。对于不适应美国法院调查取证过程的外国公司来说,这一风险将更大,因为他们不清楚哪些是自己该承担的义务。

  如果公司制定了高效的文件保存政策,并严格遵照执行,就可以避免调查取证方面的很多问题。例如,按照相对容易和省钱的方式对每份文件进行备份和存档,以便随时提取;及时按照计划销毁旧文件,避免长期保存不必要的文件,将文档总数控制在易于管理的范围内。

  有一点需要注意的是,如果您的公司已经或很可能会遭到起诉,则应中止销毁任何相关文件。因为按照美国法律,一旦意识到自己将要或者已经被起诉,有意销毁证据就有可能构成犯罪。即使销毁是无意的,法院也可能通过拒绝该诉讼当事人提出某些论据或者使用某些证据,对其进行惩罚。在一些极端的情况下,对于销毁了本不应当销毁的证据的诉讼当事人,法院会做出对其不利的判决。因此,公司应立即通知所有员工,不要销毁涉及已经或是将要提起诉讼的案件的任何文件,包括在文件保存政策中按计划本应例行销毁的文件。这一通知程序被称为“诉讼保留”,是极其重要的。

  员工应避免不必要的与竞争对手专利相关的讨论

  在涉及外国被告的案件中通常存在这样一种情况,即其公司员工之间,或公司员工与客户、供应商之间,经常通过电子邮件闲聊。由于他们通常不是以其母语进行交流,有时候写信人可能会辞不达意,写在信上的可能并非其真正想表达的。例如,在笔者参与的一个案件中,一位工程师写信给另一位工程师,声称他们应该用自己的一项产品“复制”(copy)专利持有人的产品,而他真正想表达的意思是:他们应该生产一款竞争性产品,与专利持有人在相同的市场上进行“竞争”(compete)。写信者可能没有意识到自己真正表达了些什么,因为他认为只有他和他的同事会看到这一电子邮件。但后来,专利持有人在诉讼中以该电子邮件为依据,对被指控产品在开发过程中的实际情况进行误导。

  另外,员工可能在公司内部电子邮件中对竞争对手的专利,或该专利对其公司或其客户所构成的威胁进行讨论。一旦这些电子邮件在诉讼中被作为证据,将对该公司非常不利。所以,公司作为证据时在诉讼中以该电子邮件为依最好要求员工不要就专利问题相互讨论(特别是通过电子邮件),以免在诉讼中被对手利用。公司应当指定一位员工专门负责处理涉及专利的所有内部事宜,该员工应对专利法有基本的了解并知道什么时候该由外部律师介入。

  美国专利诉讼过程极其繁琐,以及花费昂贵是不争的事实。但是,企业仍然可以采取许多措施,以使诉讼过程更加顺利、诉讼成本更低,同时提高胜诉的机会。希望上述办法能对中国企业提供一些启发,以便更好地应对美国专利诉讼

深圳前海律师

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